智權警告函的處理原則

文 / 林建華

寄發警告函是權利人為保護自身權利的正當行為。當智慧財產權權利人認為其專利權、商標權、著作權受到侵害時，為了排除侵害，通常會先採取寄發警告函給侵害人的方式。
為確保事業公平競爭、維護交易秩序，降低權利濫用的情事，公平交易委員會針對發函對象為「交易相對人」（註1）的部分訂有《公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則》（以下簡稱「警告函處理原則」）（註2），以有效處理相關案件，避免有企業不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成限制競爭或不公平競爭之情形發生。

警告函是什麼？

（一）警告函概述

企業對他人發出警告函通知其產品有侵權的情形，主要目的是為了保護自身的智慧財產權，不希望他人有侵權的行為，若受信者於收到警告函後未停止侵權行為，此封警告函即為日後提起侵權告訴時，用以證明己方已善盡告知之義務，受信者於收到警告函後已知此智慧財產權之存在，具有惡意侵權之嫌。一般而言，智權警告函發函的對象，主要有以下三種類型（註3）：

1. 侵權之製造事業或輸入事業；
2. 發函人自身或其他事業之交易相對人（主要是製造事業之經銷商或下游通路商）；
3. 消費大眾。

公平交易委員會的警告函處理原則僅規範以「發函人自身或其他侵權事業之交易相對人」所為之發函行為，至於第1、3種則不在適用範圍。主要是因警告函之規範係著眼於「保護事業免於他事業不當發函行為致其商譽受損」、「交易相對人及交易機會遭發函事業不當奪取」等與公平競爭環境相關的情形。
第2種情形，企業若對自身或侵權企業之交易相對人等發警告函，其目的在於使該交易相對人等知悉其所購買者為侵權產品，如再轉售或裝置於其所製造、銷售之產品上，亦將構成侵權行為。
對於前述第1種之發函，公平會認為，智慧財產權人如發現市場上有可能侵害其權利之產品之情形下，對直接侵害之製造商或立於相等地位之進口商或代理商，為侵害之通知並請求排除，則為依法行使權利之正當行為，無論其內容真實虛偽，均屬直接的「智慧財產權爭議」，不涉及不公平競爭，故無公平交易法之適用。

（二）警告函的型式

依警告函處理原則第2點之規定，所謂「警告函」發函行為係指警告函可為以下幾種型式：

1. 警告函
2. 敬告函
3. 律師函
4. 公開信
5. 廣告啟事
6. 其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之「書面」

警告函的形式不限於名稱為「警告函/律師函」的文件，例如在網路上刊登「公開信」，或是報章雜誌上的「廣告啟示」、寄發電子郵件，只要是足以使對方知道、有警示效果的「文件」，都屬於「書面」的範圍。其他以耳語、電話通知或召開記者會等方式散布他事業侵害智慧財產者，並非處理原則中採認的對象。

（三）為何需要規範？

企業對侵權人寄發警告函是行使法律所賦予之侵害排除與防止請求權，並可證明侵權人具有主觀上之侵害故意，所以寄發警告函具有必要性且具正當性。
惟權利不得濫用，乃是法律之基本原則。所以公平交易委員會訂定此處理原則，要求權利人在發函之前必須執行一定的先行程序，完成後才具有寄發警告函之法律正當性，其目的在於避免可能的濫發情形，造成可能的不公平競爭現象發生。若依照處理原則，將可使受信者獲得足夠之資訊，使受信者/侵權嫌疑人得以進行合理判斷，也有辨明的機會，降低懸疑效果（註4）之發生。

合法的警告函寄發程序

依公平會警告函處理原則之規定，須踐行以下「確認權利受侵害程序」，方為依照智慧財產權法規行使權利之正當行為。

1. 已取得法院或公正機構之侵權認定者（警告函處理原則第3條）

• 經法院一審判決確定屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
• 經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。
• 將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時
• 知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

     2. 尚未取得法院或公正機構之侵權認定者（警告函處理原則第4條）

• 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。
• 於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍、及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

     3. 新型專利如何寄發警告函？
我國新型專利採「形式審查」制度，因此新型專利未經實體要件審查即被智慧財產局授予專利權，屬於權利未定狀態，不必然為有效的專利權。

因此，如欲就新型專利寄發警告函，「專利侵權鑑定報告」須連同「新型專利技術報告」（註5）一併檢附；兩份報告的差異在於，「專利侵權鑑定報告」是以專利有效為前提所作成，且報告內容在於鑑定是否構成專利侵權，而「新型專利技術報告」在於填補新型專利有效性的不足，屬於新型專利權人主張權利的要件。

不合規定的情形

常見不合規定的警告函類型

1. 未為前述任何先行程序即發函：權利人對交易相對人寄發警告函，如未為前述任何先行程序，公平會通常會認定該函行為即屬足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，認定違反公平交易法第25條規定。
2. 明知無智慧財產權而發警告函：惟「申請中」之權利，如於警告函中敘明清楚且未指明對方侵權，使受信者可經由信函內容為合理判斷，應不構成公平法之違反。
3. 發函未指明權利內容及侵權事實：發函未指明權利內容及侵權事實，雖然受信者不會因前述警告函的寄發而無法繼續事業的進行，但卻會因此使受信者擔心涉及訴訟或心生恐懼，可能導致向權利人解釋並切結保證絕無侵害權利人專利權之情事，方得以繼續維持商業交易，且需耗費人力評估以重新確認產品，致影響相關之生產運作，該發函行為已產生懸疑效果，已違反公平法第25條（註6）。
4. 未完成專利權讓與登記即發函：依專利法第62條之規定（註7），專利權轉讓、授權，尚未向專利專責機關完成登記前，即對第三人發函主張其專利權利，公平會實務上認為乃足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平法第25條規定，其理由為我國專利法採「登記對抗主義」，所指未經登記不得對抗之「第三人」，包括專利侵權者。
   

濫發警告函的法律責任（警告函處理原則第5點）

1. 事業未踐行處理原則第3點或第4點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第25條之違反。
2. 事業雖踐行處理原則第4點規定之先行程序而發警告函，但內容涉有限制競爭或不公平競爭情事者，公平會將視具體個案，檢視有無違反公平交易法之規定。

總結

綜論上述說明，涉及智慧財產權「交易相對人」的警告函，合乎規定的處理方式為：

1. 經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
2. 經著作權審議及調解委員會認定確屬著作權受侵害者，或已先取得專利侵害鑑定報告者。
3. 發函以前要先通知當事人，讓當事人知道目前有侵權爭議的存在。
4. 警告函中要清楚敘述智慧財產權的內容、範圍，以及權益是如何受到侵害的具體事實。

以上先行程序的共通構成部分，乃是相當權利基礎或是資訊透明化二者擇一，再加上向可能侵權者請求排除侵害之通知。如此，即不會違反公平交易法第25條之規定。

註釋：
本處理原則請見公平會網站：https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=224
公平交易法第3條：本法所稱交易相對人，指與事業進行或成立交易之供給者或需求者。
參考自：楊祺雄（民100年），智慧財產權人寄發警告函規範－以公平交易法為中心，聖島國際智慧財產權實務報導，第13卷第8期
懸疑效果：收受智慧財產權警告函之受信者，因該警告函內容而增加心理負擔，並據此有所行動，該行動不論係僅要求可能侵害智慧財產權利者簽立保證或切結書，增加該可能侵害智慧財產權利者於該交易關係中原所無之負擔與義務，或係實際上確實將商品下架、拒絕購買或影響是否繼續交易等，均屬產生懸疑效果。但若僅是經簡單查證、說明原委，而後繼續交易者，則難認有產生所謂之懸疑效果。（參考自：劉尚志、何彥蓉（民98年），公平會管制事業警告函管制效果之實證研究—以懸疑效果為中心，公平交易季刊，第17卷第3期，頁51-97）
專利法第116條規定：新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。
公平交易法第25條規定：除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。
專利法第62條規定：發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。